Caso “Big Mac” x “Supermac’s” e o Risco de Caducidade para Titulares de Registros de Marcas

December 11, 2025

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Em um caso envolvendo a disputa entre as marcas “Big Mac” e “Supermac’s” na União Europeia, a empresa irlandesa Supermac’s (Holdings) Ltd. requereu em 2017 a caducidade do registro n° 62638¹, para a marca “Big Mac”, de titularidade de McDonald’s International Property Co. Ltd, com base na falta de uso da marca.

O referido registro foi concedido para assinalar, dentre outros produtos, comidas à base de carne e frango e sanduíches de carne e frango, assim como serviços de fornecimento de comida e bebida². Após a análise das provas de uso apresentadas, a Divisão de Anulação do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) determinou o cancelamento do registro para todos os produtos e serviços por entender que os documentos apresentados não eram capazes de comprovar o uso efetivo da marca³.

O McDonald’s recorreu da decisão de cancelamento e a Câmara de Recursos da EUIPO deu provimento parcial ao recurso, mantendo a integralidade do registro para os produtos e serviços acima referidos, o que desagradou a Supermac’s. Esta, então, buscou a reforma da decisão junto ao Tribunal Geral da União Europeia⁴.

Assim, em 05 de junho de 2024, o Tribunal Geral decidiu pelo cancelamento parcial do registro da marca “Big Mac”, em relação a comidas à base de frango, sanduíches de frango e serviços de fornecimento de comida e bebida^{5, 6 e 7}, ou seja, o registro passou a proteger apenas “comidas preparadas à base de carne e sanduíches de carne”⁸.

Em que pese esse caso ainda poder ser passível de reanálise pelo Tribunal de Justiça da União Europeia⁹, ele serve como exemplo para destacar a necessidade de os titulares de registros de marcas ficarem atentos quanto ao uso efetivo de suas marcas para evitar a extinção de seus registros pela caducidade. O fato de marcas, eventualmente, terem certa reputação ou serem notoriamente conhecidas, como acontece com a marca BIG MAC, não exime seus titulares de comprovarem o uso no território em que obtiveram o registro¹⁰.

No Brasil, a caducidade de registros de marcas está prevista na Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), entre os artigos 143 e 146¹¹. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo exame e registro de marcas na esfera administrativa, prevê em seu Manual de diretrizes e procedimentos de análise de Marcas todas as etapas e critérios de avaliação de um requerimento de caducidade, inclusive o que é considerado válido para a comprovação de uso efetivo da marca¹².

Para tanto, o titular do registro deverá apresentar provas que demonstrem o uso da marca nos últimos cinco anos “contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade”¹³, sendo necessário observar que:

Para a comprovação, o uso deve ser considerado público e efetivo, ou seja, uso de marca para identificar os produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada na atividade de comércio. O uso da marca numa esfera privada do titular do registro ou a um nível estritamente interno de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerado uso público e efetivo da marca registrada.

(...)

Para serem aceitas como documentos comprobatórios de uso de marca em um processo de caducidade, as provas devem, obrigatoriamente:

Ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular do registro. Caso o uso de marca seja realizado por licenciado terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso;
Estar datadas dentro do período de investigação;
Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original; e
Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.¹⁴

Portanto, os titulares devem estar sempre vigilantes para evitar a extinção de seus registros por falta de uso, sendo válido ressaltar que a comprovação de utilização da marca para identificar apenas determinados produtos ou serviços protegidos pelo registro não garante o indeferimento do requerimento de caducidade. Nesse sentido, a exemplo do ocorrido no caso envolvendo a marca “Big Mac” na União Europeia, a Lei da Propriedade Industrial brasileira também admite, no artigo 144, a caducidade parcial do registro “em relação aos [produtos ou serviços] não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

Assim, o ideal é, de forma preventiva, utilizar a marca já tendo em mente o critério de exame dos requerimentos de caducidade no território em que a marca estiver registrada, com o intuito de evitar a perda do registro, ainda que parcial, e os potenciais prejuízos disso advindos.

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¹Disponível em: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000062638. Acesso em: 28 jun. 2024.

²Ibid.

³STEPANIUK-CIEŚLA, Sylwia, e LIPIŃSKA, Sandra. McDonald’s loses BIG MAC for subsequent goods and services, 20 jun. 2024. Disponível em: https://trademarklawyermagazine.com/mcdonalds-loses-big-mac-for-subsequent-goods-and-services/. Acesso em: 28 jun. 2024.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

⁶Tribunal Geral da União Europeia; Processo T‑58/23; M.J. Costeira (Rapporteur), Presidente, M. Kancheva e U. Öberg, Juízes; órgão Julgador: 6ª Câmara; Data do Julgamento: 05 jun. 2024. Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286812&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9652244. Acesso em: 28 jun. 2024.

⁷HANCOCK, Edith. Big Mac vs. Supermac: McDonald’s loses EU trademark fight, 05 jun. 2024. Disponível em: https://www.politico.eu/article/mcdonalds-loses-big-mac-trademark-court-fight/. Acesso em: 28 jun. 2024.

⁸STEPANIUK-CIEŚLA e LIPIŃSKA, op. cit.

⁹Disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/lexionario/termo/tribunal-geral-uniao-europeia. Acesso em: 28 jun. 2024.

¹⁰STEPANIUK-CIEŚLA e LIPIŃSKA, op. cit.

¹¹Lei da Propriedade Industrial Brasileira, 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 28 jun. 2024.

¹²Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/6%C2%B705_Caducidade. Acesso em: 28 jun. 2024.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.