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O Brasil é um dos países líderes na implantação da tecnologia 5G. A expectativa é que a indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) traga para o país US$ 25 bilhões em investimentos nos próximos anos. O país tem mais smartphones ativos (242 milhões) do que pessoas (214 milhões), e esse número deve aumentar à medida que as empresas introduzem mais produtos no mercado.

O desenvolvimento econômico é seguido por um aumento no número de litígios de patentes de TIC. O Brasil está se tornando uma jurisdição crucial tanto para a aplicação de patentes quanto para a construção de portfólios defensivos. O tamanho do mercado juntamente com a disponibilidade de instrumentos fortes em litígios de patentes (tutelas provisórias e ordens judiciais) são fatores que chamam a atenção de empresas inovadoras.

Ao contrário de outras jurisdições, as liminares no Brasil não são uma solução equitativa. Não há poder discricionário do tribunal para decidir sobre a concessão ou não de uma ordem judicial após a constatação da infração, ao final do processo. A tutela específica é o instrumento principal, e só pode ser substituída por indenização financeira se o autor quiser.

As tutelas provisórias de urgência, por outro lado, estão sujeitas à discrição dos tribunais – e devem passar por um teste de ponderação do ônus. De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, para obter uma tutela provisória de urgência, o autor deve provar que há probabilidade de sucesso no mérito e risco de dano irreparável. O conjunto probatório é de suma importância nesta etapa para maximizar as chances de sucesso do titular da patente na obtenção de uma tutela provisória de urgência. Normalmente, os titulares de patentes buscarão laudos periciais que comprovem a infração, bem como relatórios de mercado para contrariar reivindicações de defesa sobre o impacto de uma tutela provisória de urgência. Por sua vez, os réus em processos de infração apresentarão seus próprios laudos periciais.

As decisões que negam pedidos de tutela provisória de urgência no Brasil são justificadas com base na necessidade de exame técnico imparcial, conduzido por um perito judicial. A produção de prova seguida de um laudo pericial, por perito nomeado pelo juiz, sobre infração vem se tornando uma etapa relevante no litígio de patentes no Brasil. Ao constatar a infração, a ordem judicial torna-se uma ameaça iminente que os réus não podem mais ignorar.

Foi o que aconteceu em WSOU Investments, LLC v. ZTE. A WSOU entrou com a ação perante os tribunais brasileiros no Rio de Janeiro em outubro de 2020, buscando tanto tutela específica quanto indenização por danos. A patente de método declarada está relacionada ao atributo de Automatic Neighbor Relation (ANR) em estações base 4G. A tutela provisória de urgência foi concedida pelo juiz de primeira instância, mas posteriormente anulada pelo tribunal de segunda instância em um agravo de instrumento – fundamentado na necessidade de um exame técnico imparcial abordando a infração.

Após uma longa fase postulatória, que incluiu uma audiência de mediação, o juiz de primeira instância prolatou uma decisão de gerenciamento de processo no final de janeiro de 2022, nomeando um perito judicial. As partes apresentaram seus quesitos para o exame técnico e, no final de novembro de 2022, o perito judicial foi intimado a iniciar a elaboração do laudo.

Após algumas rodadas de audiências entre o perito judicial e os assistentes técnicos/advogados das partes, em 20 de abril de 2023, o perito judicial emitiu um parecer concluindo que as estações base da ZTE violam a patente da WSOU. O perito judicial aplicou a doutrina da equivalência – que, no Brasil, tem fundamento legal. De acordo com o artigo 186 da LPI, há infração mesmo quando o implementador empregar meio equivalente. No caso WSOU v. ZTE, o perito judicial entendeu que os três elementos caracterizantes da reivindicação independente da patente da WSOU são implementados na estação base da ZTE com pequenas diferenças que são equivalentes em função, forma e resultado.

Em 24 de abril de 2023, WSOU entrou com um pedido buscando uma tutela específica e pedindo que o caso fosse levado a julgamento. Após essa solicitação, as partes apresentaram petições pedindo que o caso fosse suspenso até a negociação de um acordo final. Em 7 de agosto, WSOU e ZTE resolveram sua disputa mundial.

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